| 第2回 関東経済産業局資料より |
近年、わが国の産業界においては、知的財産権の保護、積極的活用に大きな関心が集まっている。
米国では、すでに80年代から知的財産権の国際的な保護強化を求める「プロパテント政策」が採られ、特許権の権利範囲の拡大、保護の拡大を推進した経緯がある。その中で、日本メーカーが米国特許の侵害につき高額の損害賠償を支払わされる事件も生じ、わが国でも、急速に知的財産権への認識が高まり、ソフトウェア関連発明なども含めた知的財産権の保護強化が図られるようになってきた。
また、「世界の工場」と評される中国産業のめざましい成長や、アジア諸国の急速な追い上げの中で、事業の差別化を図り、かつ不正な模倣等から守るため、知的財産権を有効に活用することが不可欠と認識されるようになっているわけである。
しかし一方、中小企業においては、まだまだこうした知的財産権制度への理解が不十分で、トラブル等を抱えるケースも少なくない。
そこで本シリーズでは、県内の中小企業の方々により良く理解していただくことをめざして、わが国の知的財産権制度を紹介していく。今後、知的財産権に係るさまざまな課題に適切に対応するためのチェックポイントとしてご覧いただきたい。
| 第2章 共同研究開発契約時における主要留意事項 |
以下においては、中小企業者が大企業や大学等と共同研究開発を行う際に、知的財産制度に不慣れであることから不測の損失を被らないよう、契約等の際に留意すべきいくつかの点について説明します。
１．一般的留意事項
1 必ず書面で、万一に備え詳細に契約すること
共同研究を行う場合、納入先の大企業と行うときや、日頃の取引活動の一環として行われるようなとき、あるいは共同研究といっても簡易なものであるとき等、往々にして単に口頭ベース（口約束）で行われたり、たとえ契約書を作成してもその内容は大まかなもので、特に成果物の帰属やトラブル時の対応等の詳細については、書面で定めていない場合があるようです。
確かに、付き合いの長いところや、そもそも共同研究を行うということは「仲がよい」関係にあろうことから、また我が国国民の感性として「わざわざ文書で取り決めるなど水くさい」というところがあるのかもしれません。
しかしながら、ビジネスの関係は日々変わるものですし、またトラブルが生じてから、あるいは不仲になってからでは遅いので、事前に出来るだけ詳細に、双方の権利義務を定めておくことが、その後の紛争防止の観点から望まれます※21。
以下においては、契約上決めておくことが望ましい事項、あるいは契約内容とする際には注意を要すること等について、順次、説明します。（必ずしも全て契約本文に入れなくても可。）
2 共同研究のために提供する自分の「特許」や「ノウハウ」の取扱い
共同研究を行う際に、自分の所有する「特許」や「ノウハウ」を提供する場合があります。
「特許」については、所有関係等は特許簿上、はっきりしているので、あまり問題ありませんが、ときどき、相手が大企業等の場合、この研究開発の成果物の生産を下請けできるという思惑や、開発費用を負担してもらう代償としてか、自己保有特許を、相手企業との共有にしてしまう例が見られます。この場合、当初の思惑通りにいけば良いのですが、開発が途中で頓挫した場合や、下請け生産が受けられるという思惑がはずれた場合等は、特許の共有分を取られ損になりかねません。
したがって、別に共有にしなくてもライセンスという方法もあるので、共有化には慎重に対応する、仮に共有化するなら、万一に備えての代償を契約書面上で確保しておくことが望まれます。
次に「ノウハウ」ですが、ノウハウについては、その範囲や内容も特許のようには確定されておらず、また秘匿することがノウハウの命で、相手方を通じて漏出したら大変なことになります。このため、特にノウハウについては、
| 1） | 相手とその範囲・内容を確定する。 |
| 2） | 相手に守秘義務を課する。 関連して、当該ノウハウにアクセスできる相手方の者を限定させる（これらの者には、社内規定等で守秘義務を課する※22。）こともあります。 |
| 3） | 当該ノウハウの使用範囲を共同研究に限定する。（これ以外に用いるなら、当然ノウハウ料の請求が可能。このことは特許においても同じ※23。） |
| 4） | 共同研究終了後の取扱いについて決める。（終了後○年は守秘義務は有効とする場合が多い。） といったことを決めておくことが望まれます。 |
3 情報等提供と守秘義務
共同研究に際しては2で記述した特許やノウハウ以外にも種々の情報等（例えば営業上の情報以外にも資料や資材等の場合もある）を提供・交換することが多く、それ自体は共同研究開発に必要ではあるが、ノウハウ同様、外部に漏洩するとマズイものもありえます。
このため、これらの情報等についても、ノウハウ同様に守秘義務をかけておくことが必要になります。
逆に、相手方から提供されたものについて、既に自分が保有していた、あるいは当該共同研究開発とは無関係に得たものについては、相手方からとやかく言われる筋のものではなく、したがって所有の例外規定※24を設けること（含むその承認・第三者開示手続き）も必要となります。
また、ノウハウと同様に、終了後の取扱いも重要です。特に、資材・資料については返還義務を課することが望まれます。
4 研究の役割分担・費用分担、また中止の場合
共同で行う以上、役割分担を決めるのは当然であり、それに応じての費用負担を決めるのも当然です。またこれらの負担割合が、成果物の共有割合に関係する場合も多くあります。
また費用負担には、研究そのもののみならず、成果物の権利化に係るもの、即ち出願費用や弁理士費用等についても取り決めることが望まれます。（→7参照）
なお、相手方が費用負担等ができなくなって、当該共同研究が中止になる場合もあり得るが、中止の場合途中成果の帰属※25や、不足する開発費用の負担割合等を決めておく※26ことも考えられます。（→10参照）
5 研究開発期間（特に終期）の設定
期間を定めずに毎年自動更新のような例も見受けられますが、終期を定めないと、提供した特許やノウハウは、実質的に研究が終了（中止を含む）した場合でも、継続的に提供し続けることとなり、結局、「取られ損」になる可能性があります。
また、このように実質的に終了した後に、独自に開発したにもかかわらず、契約上は共同研究が継続中であることから、その成果物として「共有化」を求められてしまう場合もあります。
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6 成果物の帰属（含む開発終了後）
共同研究開発の期間中に、その成果として得られた発明その他の成果物※27については、当然双方の協力の結果であり、その帰属については、共有にするのが自然です。なお、持ち分の割合はケースバイケースで取り決めますが、契約時に予め決めておくことが望まれます※28。
次に、共同研究終了後に得られた発明等の成果ですが、当該共同研究と関係して得られた場合には、たとえ終了後であっても当該共同研究の成果として共有にすべき場合もあり、無用の争いを避けるためには、予め以下のような事項を定めておくことが望まれます。（なお、終了後「未来永劫」というのも可能ですが、互いにあまりに制約的です。）
| 1） | 契約終了後の拘束期間：目安として3～5年。その後は、双方、自由になる。 |
| 2） | 通報義務：研究終了後は別々に行動しており、成果物が出たことを通報しないと分からない※29。 |
| 3） | 帰属に係る協議手続き |
| 4） | 第三者への公表・開示の制限：成果の中には特許化すべきものやノウハウ化すべきものがあると思われますが、先に第三者への公表・開示がされてしまうと、そうすることが不可能となってしまう。 |
7 成果物、特に特許権の出願願等の取扱い
共同研究開発の成果物である発明（終了後のものも含む。6参照）は、本来、共有のものです。
しかしながら、特許権は、出願した者に与えられることから、当該発明を特許権化して権利者になるためには、出願人になることが必要です。
したがって、出願に際して共同出願することを取り決めておく※30ことが必要です。発明者だからといって、特許権が取得できるわけではありません。
また出願等の特許の取得手続きには費用がかかるため、弁理士費用も含めその一切に係る費用の負担割合も決めておくことが望まれます。
更に、万一、この費用を相手が負担できず、このままだと特許権が成立しない、あるいは維持できない※31場合には単独出願あるいは単独保有に切り替える（あるいは持ち分をこちらに譲渡させる）ことで、徒に特許が不成立ないし消滅してしまうのを防ぐ措置を講じることも必要です。
以上のことは、外国特許（知的財産）についても同※32じです。
8 成果物たる特許権の実施（含む第三者への実施許諾）
共有特許では、特許法上、譲渡や第三者へのライセンスは共有の相手方の同意が必要な旨が規定されています（法第73条第1項、第3項）が、入念規定としてその旨を契約に入れておくことは望ましいといえます。
また、自己実施は、原則自由となっていますが（同条第2項）、
| 1） | まず、自分では当該特許製品の生産を実施しない場合※33：相手方は、その生産（及び販売）で研究開発費を回収できるが、自分で生産しない自分は、開発費用の回収ができません。このため、このような場合は、予め、相手方が相当額のライセンス料を支払うことを契約に定め、もって回収を図る必要があります※34。 |
| 2） | 自分も生産を実施する、即ち、その生産で開発費用を回収しようと考えていた場合：思惑どおりならば問題ありませんが、相手方の生産の態様如何で、当初期待しただけの生産ができなかった場合、具体的には、相手が生産原価の安い子会社や海外子会社で生産した場合※35、あるいは相手は自分に生産を任せるものと思っていたのに、生産発注されなかった場合※36等は、結果として思惑どおりの生産ができず、不測の損失（回収利益が上げられない）を被るおそれがあります。このため、相手方が子会社や海外生産（輸入）する場合は、予め同意事項にしたり、あるいは相手方全体（子会社を含む）※37の生産量・額に対応してのライセンス料（あるいは補償）を支払うことにするとか※38、予め定めておくことも考えられます※39。 |
9 共同研究終了後の利用特許等の取扱い
共同研究成果として特許が成立した場合、その利用発明等（改良発明を含む）は、当該研究成果たる特許（共有）を母体にしている場合等には、相手方への通常実施権の付与その他その取扱い問題が生じる場合があります※40。
このためこれら改良発明等を特許権化する場合は、予め相互に通報し、取扱いを協議することが、紛争防止の観点からは望まれます。
10 相手方のリストラ・倒産等への対処
共同研究開発の途中で、相手企業がリストラや倒産し、共同研究開発が中止になったり、あるいは、あろうことにも、当該共同研究の属する部門がライバル企業に移転してしまう場合※41も考えられなくはありません。この場合、こちらが提供した特許やノウハウ等がそのままライバル企業へ流れてしまうことも起こり得ます。
このため中止の場合（4参照）は勿論、関連事業部の移転や委譲の際にも、当該共同研究開発の途中成果や関連資料・データ・当方から提供した特許・ノウハウ、その他情報について、当方に返還ないし移転・委譲する旨の取決めを行っておくことが望まれます※42。
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